案例4：侵犯软件著作权向侵犯商业秘密罪转化

案 ：北京知识产权法院民事判决书（2018）京73民终1249

一、案件回放

理正公司享有著作权的软件产品《理正建设企业管理信息系统V4.8》于2009年06月15日开发完成，并于2009年7月8日首次发表，2009年12月31日完成软件著作权登记并取得《计算机软件著作权登记证书》。功能主要是解决工程设计领域企业的生产经营活动。平台是一个整体的设计，主要由代码加数据库组成，源代码是理正公司自己开发的代码，交给用户的都是执行代码，数据库包括平台设计配置数据库和用户业务数据库。

理正公司的员工手册、计算机等电子类设备使用管理办法、公司信息安全管理制度规定了公司的保密制度，员工不得对内、对外无关人员泄露公司的技术、经营管理数据和信息，以及客户的相关资料信息，离职后，不得对其他人泄露公司的任何商业秘密，要遵守与公司签订的保密协议。理正公司的计算机等电子类设备使用管理办法、公司信息安全管理制度规定，理正公司规定不允许员工向自备设备中拷入公司资料；使用人对设备内的全部系统、文档附有严格保密的责任。设备使用后应及时归还。如发生使用公司设备、自备设备私自保存、带走、传播公司资料等泄密的情况，将依据保密协议依法追究。不得私自使用光盘刻录公司任何资料。因工作需要复制到USB设备、移动硬盘等上的资料，用后应及时清除。任何未按公司要求从公司计算机内复制数据或软件的行为都将被视为偷窃行为。

臧廷杰于2003年2月到理正公司，参与理正管理系统的研发。后历任项目经理、项目管理总监。自2006年7月从事经营和项目管理工作，于2009年与理正公司签订合同，任企业客户服务副总监及客户服务中心主任，任总监期间，负责理正公司所有管理信息系统项目的监管工作，工作期间与公司签订了保密协议，2011年5月30日离职。

何晨亮原系理正公司MIS综合开发部常务副主任，2011年6月从该公司离职。

刘春刚原系理正公司MIS应用开发部常务副主任，2011年5月从该公司离职。

其间，刘春刚、何晨亮与理正公司签订了劳动合同，负责公司项目的开发和应用技术支持等工作，合同中规定了理正公司每月向二人支付保密费，合同约定理正公司对其商业秘密（包括经营信息和技术信息等）采取了适当的保密措施，二人应对该保密信息承担保密义务，除非是为了履行工作职责在甲方许可限度内使用该保密信息。在离职两年内，应该遵守合同的约定，不能直接或间接实施与本合同约定冲突的行为，应该恪守保密协议的义务。何晨亮、刘春刚领取了公司2010年员工手册。此外，理正公司于2011年9月支付何晨亮竞业避让费（保密费）3020元，支付刘春刚竞业避让费3000元，理正公司于2011年4月、5月向刘春刚、何晨亮发放工资中包含了保密费。

2011年4月28日何晨亮、刘春刚与臧廷杰等人开始注册大成华智公司,2011年5月31日，何晨亮、刘春刚与臧廷杰等人共同出资成立了大成华智公司，该公司系自然人投资控股的有限责任公司，经营范围包括基础软件服务、应用软件服务、销售软件及辅助设备等。公司股东为高琳琪、何晨亮、刘春刚、彭畅、臧廷杰，法人高琳琪，2011年12月29日，公司股东变更为何晨亮、刘春刚、臧廷杰、高琳琪。何晨亮在该公司负责技术平台开发，刘春刚在该公司负责项目二次开发、项目实施，臧廷杰系该公司负责人。2011年9月9日大成华智公司取得据称2011年7月20日开发完成的《大成华智管理信息系统平台软件[以下简称：大成MIS平台]V1.0》的计算机软件著作权登记证书。2011年10月31日大成华智公司取得据称2011年8月31日开发完成的《大成管理信息系统软件[以下简称：大成管理系统]V1.0》的计算机软件著作权登记证书。

2012年至2013年间，大成华智公司向青岛公用设计院销售其研发的管理信息系统，销售金额50万元。大成华智公司主要是臧廷杰来谈业务，后期由刘春刚进行安装、维护，负责技术。

理正公司认为通过初步了解大成华智公司上述两个产品的系统架构、数据库结构及相关的组件、功能实现方式、界面展现与操作方式等，已经证明是非法获得该公司《理正建设企业管理信息系统V4.8》的核心技术，于是向司法机关控告大成华智公司和臧廷杰、刘春刚、何晨亮涉嫌侵犯商业秘密犯罪，北京市西城区人民检察院分别对臧廷杰及刘春刚、何晨亮提出控告侵犯商业秘密罪，北京市西城区人民法院分别作出(2016)京0102刑初549 刑事判决书和(2015)西刑初字第449 刑事判决书，两份刑事判决书均认定臧廷杰及刘春刚、何晨亮侵犯商业秘密罪，臧廷杰及刘春刚、何晨亮分别提出上诉，经北京市第二中级人民法院审理后均裁定驳回上诉、维持原判。(2016)京0102刑初549 刑事判决书于2016年12月23日发生法律效力，(2015)西刑初字第449 刑事判决书于2016年8月31日发生法律效力。

在前述刑事案件中，工业和信息化部软件与集成电路促进中心知识产权司法鉴定所出具的工信促司鉴中心【2015】知鉴字第205 司法鉴定意见书记载：“鉴定组召开讨论会议，对委托方提交的青岛市公用建筑设计研究院有限公司移动硬盘中的文件进行查找分析，提取相应的代码和数据库文件，分别与北京理正软件股份有限公司的代码和数据库文件进行同一性比对。”“三同一性分析委托方提交的鉴定材料(1)为青岛市公用建筑设计研究院有限公司移动硬盘。鉴定组对该移动硬盘中的全部内容进行查找、分析和提取，然后与理正公司对应的代码和数据库文件进行比对。”“四鉴定意见经过鉴定组的分析，达成如下鉴定意见：1．青岛市公用建筑设计研究院有限公司移动硬盘中存在目标代码文件
DCHZ.BaseLayer.DataAcess.dl和DCHZ.BaseLayer.Base.dll，反编译后与理正公司管理信息系统相应代码文件相比，其中有对应关系的1个源代码文件的函数名称基本相同，1个源代码文件部分相似。青岛市公用建筑设计研究院有限公司移动硬盘中存在与理正公司管理信息系统数据库文件的实质相同的数据库表共24个，具有同一性，占理正公司主张的数据表文件的36.4%，部分相似的数据库表共11个，占理正公司主张的数据表文件的16.6%；实质相同的数据库存储过程／函数共4个，具有同一性，占理正公司主张的数据库文件的13%，部分相似的数据库存储过程／函数共1个，占理正公司主张的数据库文件的3.2%。”

2009年6月17日，青岛市建筑设计研究院股份有限公司（以下简称青岛建筑设计院）与理正公司就“青岛市建筑设计研究院第六分院项目信息管理系统”签订了《技术开发合同》，约定通过搭建设计院信息化管理平台，建立以计算机为手段的管理信息系统，实现对青岛市建筑设计研究院第六分院的项目信息化管理，提升管理水平。该合同中的项目接收负责人系夏纪斌，后夏纪斌成为青岛公用设计院的副院长，同时其也是臧廷杰涉案刑事案件的证人。臧廷杰是《MIS项目任务书》中记载的任务下达部门的负责人。

2012年4月20日，青岛公用设计院与大成华智公司就“青岛市公用建筑设计研究院有限公司管理信息系统”签订了本案涉诉软件的《技术开发合同》（以下简称涉案合同），该公司购买了大成华智公司的管理系统软件，前后共支付软件开发费50万元。大成华智公司主要是臧廷杰来谈业务，2012年4月，臧廷杰到该公司谈项目时介绍了公司软件，说明软件优势，演示公司产品，后期刘春刚进行安装、维护，负责技术。

诉讼过程中，案件恢复审理之后，因与案件相关的侵犯商业秘密刑事案件审结，判处了大成华智公司主要相关人员臧廷杰、刘春刚、何晨亮侵犯商业秘密罪成立并被判处刑罚，理正公司向一审法院申请变更了诉讼案由，即侵犯计算机软件著作权纠纷变更为侵犯商业秘密纠纷。

二、司法观点

（一）关于本案的实体法律适用问题

1.关于青岛公用设计院主张本案应当适用《中华人民共和国著作权法》审理的问题

本案案由明确为侵害商业秘密纠纷，核心问题为理正公司所主张的商业秘密，即已采取保密措施、不为公知的数据库表、存储过程/函数等技术秘密，是否受到他人的非法侵犯。本案中，大成华智公司使用上述技术秘密并通过计算机语言将预定程序编译为软件后，交付给青岛公用设计院使用。由此可见，涉案技术秘密并不是涉案软件本身，而是在编写涉案软件过程中所使用的具体技术方案，涉案软件只是经过编译后生成的可执行程序，属于具体的表达。虽然涉案软件可能属于作品的范畴，但本案理正公司所主张的权利客体并非上述软件，而是开发上述软件所使用的技术秘密。《中华人民共和国著作权法》所保护的权利客体亦是具体的表达，而非表达中涉及的技术方法或者思想。青岛公用设计院主张本案应当适用《中华人民共和国著作权法》的意见，偏离了理正公司诉讼请求所指的保护客体以及本案争议的法律关系，故本院不予采纳。

2.大成华智公司与臧廷杰、刘春刚、何晨亮的涉案行为性质，二者是否构成共同侵权

（1）理正公司主张的商业秘密是否成立

本案中，已生效的(2016)京0102刑初549 刑事判决以及(2015)西刑初字第449 刑事判决认定，涉案软件与理正公司管理信息系统构成实质相同的24个数据库表、4个存储过程/函数属于商业秘密，臧廷杰、刘春刚、何晨亮违反保守商业秘密的义务，使用其掌握的商业秘密，给商业秘密权利人造成重大损失，构成侵害商业秘密罪。

（2）臧廷杰、刘春刚、何晨亮与大成华智公司的涉案行为是否构成共同侵权

何晨亮、刘春刚、臧廷杰系大成华智公司的共同发起人，亦为公司的高级管理人员和实际控制人，掌握大成华智公司的市场开发、技术实施等重要经营活动的各个方面，故上述三人具备与大成华智公司实施共同侵权的客观条件。

根据在案证据反映的事实可知：在主观方面，上述三人的侵权获利目的已通过签订涉案软件开发合同的方式，转化为公司意志，二者共同追求涉案侵权行为、后果的发生，主观方面已高度统一；在客观方面，就合同的签订、获利主体来讲，涉案合同的签订主体为大成华智公司，合同款项50万元亦为大成华智公司收取，而何晨亮、刘春刚、臧廷杰不仅是公司的主要股东，还是大成华智公司的实际控制人，完全掌握涉案款项的分配，故上述三人及大成华智公司均为涉案侵权行为的实际受益人。由此可见，上述三人通过大成华智公司签订涉案合同、收取涉案款项，二者在人格上高度混同，主观上共同追求侵权后果的发生，客观上亦因此共同获得利益，属直接共同侵权，故大成华智公司应当与何晨亮、刘春刚、臧廷杰就涉案侵权行为承担连带责任。

（3）何晨亮、刘春刚、臧廷杰三人涉案行为的性质

青岛公用设计院主张，何晨亮、刘春刚、臧廷杰三人的行为不属于职务行为，且刑事程序并未认定大成华智公司构成单位犯罪，故一审判决关于三人涉案行为属于职务行为的认定错误，进而得出错误结论。

对此本院认为，(2016)京0102刑初549 刑事判决以及(2015)西刑初字第449 刑事判决审理的对象是，公诉机关对何晨亮、刘春刚、臧廷杰三人侵犯商业秘密罪的指控是否成立的问题，而非大成华智公司是否构成单位犯罪的问题，且刑事程序认定大成华智公司是否构成单位犯罪，与民事程序中认定其是否承担民事责任相比，二者法律关系不同、构成要件不同、考量因素不同，不能混为一谈。

职务行为系单位工作人员完成单位交办工作过程中的履职行为，其法律后果由单位承担。在侵权判断中，单位工作人员在工作过程中的某一行为涉嫌侵权时，只有该工作人员的行为后果与单位意志发生冲突时，才有讨论是否属于职务行为的必要。本案中，二者在主观意志上高度统一，并不存在单位意志与工作人员行为后果之间的冲突问题，二者应当承担直接共同侵权的法律责任，故对青岛公用设计院的相关意见，本院不予采纳。

三、司法判决