中美两国《专利法》对于专利保护的客体范围有所不同，美国《专利法》第101条规定：“ 任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成，或者对前述任何一项的新颖且实用的改进，如果满足本章规定的条件和要求，可以获得专利。”
近年来，随着中国企业在美国提交的软件专利申请越来越多，申请人在专利保护客体资格方面也遇到了一些困扰。针对这一问题，知产前沿特别邀请到美国盛智律师事务所硅谷办公室的查昀来律师、尚鹏举律师、邱方舟律师和冯豪律师，于6月29日上午10:00-12:00以“美国专利法101条款专利保护客体资格”为主题开展了线上研讨会。会上，四位律师以全球视角，全面解读美国专利法第101条的相关问题：包括美国专利商标局限制NHK-Fintiv决定的临时程序，发明获得专利保护客体资格的方式，加强专利保护客体资格的技巧等，知产前沿现将本次直播内容整理成文，供各位读者朋友参考学习。
美国盛智律师事务所
如需获取PPT，请联系Alice Ni（ani@sheppardmullin.com）。
重点导读
一、美国知识产权法最近更新
二、美国专利保护客体资格分析
——以American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC案为例
三、AI专利在美国的申请策略
1、美国专利法下的人工智能分类以及专利申请的趋势和现状
2、美国专利法下的人工智能专利的申请策略
四、应对美国专利法101驳回条款的策略
1、联合专利分类体系（CPC）
2、潜在的申请策略
3、应对审查过程的重点
4、权项撰写的重点
一、美国知识产权法最近更新
双方复审程序（interpartes review，IPR）自2012年创建以来，其在美国专利诉讼中发挥了重要作用。这是在美国专利商标局（USPTO）内部进行的微型诉讼程序，由举证、专家证言和现场辩论环节组成，并为诉讼当事人提供独特的机会以通过快速且具有成本效益的方式推进其战略利益。
双方复审程序只讨论专利有效性，不讨论专利侵权问题。且只讨论现有技术（发表文献、现有专利）的无效，不包括客体资格、明确性及其他无效理由。
在美国，当一家公司在提起专利诉讼时，被告往往向USPTO提起双方复审程序申请以无效掉原告所主张的专利，因此双方复审程序与地方法院的诉讼程序可能同时进行。
根据过往案例，USPTO在拒绝双方复审程序申请时，具有一定自由裁量权，其中一项拒绝的理由即为：当平行程序结束时间很可能早于IPR时，为避免司法资源的浪费而拒绝此项IPR申请。这种自由裁量权给IPR程序的申请人造成了一些不确定性。
双方复审程序的最新进展
6月22日，美国专利商标局局长 Kathi Vidal 签发了一份临时指南，依据Apple Inc. 诉 Fintiv, Inc. 案的判例性裁决（案 IPR2020-00019，文件 11，PTAB 2020 年3月20日），该指南阐明了存在平行地区法院诉讼时，专利审判与上诉委员会 (PTAB) 在确定是否进行美国发明法案(AIA) 授权后程序的立案时所考量的因素。
同时，临时指南针对委员会程序，当出现以下情况时，PTAB不会依据“Fintiv案”拒绝申请人进行IPR或PGR：
1.申请书中提出了令人信服的不可专利性证据
2.申请人提起的平行诉讼是基于美国国际贸易委员会（ITC) 程序
3.申请人承诺遵守“Sotera协定”，即约定平行地区法院程序的依据不得与请愿书中的依据或可能在请愿书中合理提出的任何依据相同
二、美国专利保护客体资格分析——以American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC案为例
问题的提出
联邦巡回法院该案作出重审决定，该案可能面临最高法院的审查，该案的争议焦点涉及美国专利法101条款问题：“自然法例外”。
争议：一项针对调整汽车轴组件的权利要求，遵循胡克定律，是否属于第101节的自然法例外？
联邦法院观点：是的。叙述胡克定律效果的权利要求属于“自然法例外”，是不符合专利条件的。
该专利的核心技术（20）
权利要求
权利要求22
起诉历史
1、2015年，美国车桥公司起诉Neapco侵犯其’911 专利而在特拉华州地区提起诉讼。
2、在地区法院，法官在简易判决中以101条款为由宣布权利要求1和权利要求22无效，不可被专利化。
3、美国车桥公司提出上诉。联邦巡回法庭小组支持了地区法院的裁决。【对此，穆尔（Moore）法官表示反对。】
4、美国车桥公司再次提出上诉，要求小组重审，并要求全院审理(en banc)。
5、在小组重审中，联邦巡回法庭小组重新发表意见，支持地区法院对权利要求22的裁决，但对权利要求1的态度有所缓和，决定将其发回地区法院重审。【对此，穆尔法官再次表示反对。】至于全院审理，联邦巡回法院以6：6的表决拒绝了该请求。
三位法官关于权利要求22的裁决观点
联邦巡回法院的两位法官认为：权利要求22 “只是通过应用胡克定律来调整一个推进轴衬垫以抑制某些振动”。
在这种情况下，第22条权利要求“没有具体说明”如何应用自然法则，相反，它关注的是“通过任何结构或步骤碰巧有效的实现结果的概念”。
两位法官还参考了1853年的O’Reilly诉Morse案：
1、O’Reilly案的专利披露了使用电磁力隔空打印字符的技术。
2、O’Reilly案中的权利要求8和本案的权利要求22都提到了：
穆尔法官对这两项裁决都持反对意见，她认为，大多数人混淆了专利法第101条和第112条中的书面描述和授权要求的区别。
有争议的权利要求包含：
1、一个特定的、具体的解决方案（在螺旋桨轴内插入一个衬垫）。
2、用于解决一个具体的问题（传动轴的振动）。
现状及启示
美国车桥公司向最高法院提起上诉。然而，最高法院在当地时间六月三十 驳回了上诉。
三、人工智能（AI）专利在美国的申请策略
美国专利法下的人工智能分类以及专利申请的趋势和现状
USPTO把人工智能的专利申请分为8个具体领域：
美国专利法下的人工智能专利的申请策略
AI专利主要发明点示例
“应用过程”中人工智能专利申请可能遇到的问题
1、主体资格（涉及美国专利法101条问题）
2、侵权检测
3、多实体侵权
申请人最好在说明书中用一两个段落清楚地解释以下内容：
1、亟需解决的技术问题——尽量罗列出多个技术性问题
2、本专利提出的技术性解决方案
3、此解决方案在技术上能够提供的优势——例如：“由于…因此提高了处理速度，减少了内存需求，提高了数据隐私的保护”
人工智能专利申请中应对101条款的技巧
1、说明数据训练的步骤
2、声明架构和数据流
3、最近总结出的新技巧：
很多审查员在审查专利过程中，会着重考量机器学习模型是否会“自我进化（self·evolving）”或“自我训练（self·training）”
①”自我进化 “是指模型可以定期更新（如“Re-train”二次训练），例如，系统可以自动收集新的训练数据，然后在一段时间后更新模型。
②审查员指出，这些特征可能表明，这些步骤是由机器自动完成的，而不是由人完成的。
4、选择合适的技术审查中心
USPTO在收到完整的申请材料后，会按照发明所涉及的技术类别分派到各个技术审查中心（Tech Center）进行审查，因此，避开对101条款审查较为严格的TC非常重要。
四、应对美国专利法101驳回条款的策略
联合专利分类体系（CPC）
在PCP体系下，假如专利申请涉及多个学科或技术，可以为单个专利申请分配多个CPC分类标签；分类标签将根据每件专利全部公开的内容来确定，且分类标签不只用于申请权利要求。
专利分类标签可用于
美国专利申请流程
在过去，专利局收到专利申请提交后，会把该申请发送给分类专家，并为其分配一个CPC分类标签。每个CPC标签对应一个特定的技术单位，再由技术单位的监督专利审查员（SPE）决定具体由哪个审查员来审查相关专利。
而现在，USPTO开始使用更加数字化的方式，例如，给每一个专利申请分配多个CPC标签，并使用一种特殊算法分析专利所涉及的技术领域、审查员的经验和工作量，确定最合适的审查员人选。
潜在的申请策略
1、在撰写专利申请时，根据过往经验，避免使用某些敏感词汇
2、替换某些敏感词汇和表述，尽量使专利申请被分配到通过率较高的小组
3、可以利用技术软件辅助撰写专利
应对审查过程的重点
1、在示意图中画出本发明的技术环境（例如计算机 络 络示意图、区块链端点示意图等）
2、在背景中描述现有技术的缺点
3、在说明书中描述本发明在技术方面的进步（即：使用了何种技术手段来处理哪些技术问题？）
4、在介绍每个主要技术点之后，添加一段描述来解释该项技术的优势，且尽量避免贬低现有技术
5、如果专利申请在中国撰写，可能侧重于描述模组方面的信息，那么在翻译成英文时需要将其替换为CRM（computer-readable storage medium）语句或具体的硬件设施
权项撰写的重点
1、尽量使用正面的描述（如generating，by a processor…等）
2、尽量减少被动语句的使用（如功能性描述）
3、尽量减少描述涉及人类活动的描述（如商户、合约、交易、广告…等）
4、尽量减少使用数学公式、心理描述等
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